Как не лишиться собственной торговой марки при выходе на иностранный рынок?

...марок, а вернее – с отсутствием таковой. Знать их полезно как иностранным бизнесменам, начинающим бизнес в Украине, так и украинским предпринимателям, которые выходят или планируют выходить на международный уровень. И те, и другие могут столкнуться с одинаковыми проблемами при выходе на иностранные рынки.

Известно, что охрана торговой марке предоставляется территориально. Поэтому многие иностранные компании регистрируют свою торговую марку у себя в стране или же, как максимум, на территории стран Европейского союза. При этом такие компании считают себя полноправными собственниками ТМ и крайне возмущаются, когда, выходя на рынок Украины, узнают, что их торговая марка зарегистрирована на украинского заявителя. На примерах разберемся, почему происходят такие случаи.

1. Торговая марка зарегистрирована агентом (посредником) с разрешения «законного владельца»

Зачастую иностранные компании начинают работать в Украине через агентов (посредников). При этом торговую марку на территории Украины в некоторых случаях они не регистрируют на себя, а прописывают в договоре разрешение на регистрацию своей торговой марки на соответствующее лицо – посредника, мотивируя это нежеланием заниматься регистрацией самостоятельно, вкладывать в это средства и время. Однако если агент регистрирует ТМ на свое имя, для него это выгодно, поскольку он:

– во-первых, может получить домен второго уровня в зоне UA (согласно п. 3.2. Правил домена.UA, приватные доменные имена второго уровня в домене .UA делегируются исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью или его компонент второго уровня (до знака «.», но не включая этот знак) по написанию совпадает со знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистранту);

– имеет право запрещать другим лицам использовать данную ТМ.

В данном случае может возникнуть вопрос: что происходит с ТМ в дальнейшем, если по каким-либо причинам иностранная компания расторгает договор с данным лицом? И тут начинается самое интересное. Согласно ст. 6 septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности: «(1) Если агент или представитель того, кто является собственником знака в одной из стран Союза, подает без согласия владельца знака заявку на регистрацию того знака от своего собственного имени в одной или в нескольких странах, собственник имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены, или, если закон страны это позволяет, переоформить регистрацию на свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательства, которые оправдывают его действия. (2) Владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), препятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование».

Соответственно, предоставление договора, в котором есть разрешение на регистрацию ТМ от владельца, автоматически лишает владельца знака (иностранца) права совершать действия, направленные на защиту его ТМ, указанные в ст. 6 Парижской конвенции. О бизнесе в Украине такому иностранцу просто можно будет забыть.

2. Торговая марка зарегистрирована агентом (посредником) без разрешения владельца знака

В таких случаях обращаемся все к той же статье 6 septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Казалось бы, статья прописана довольно четко и выиграть данное судебное дело может каждый. Однако иностранец может столкнуться с рядом обстоятельств, в которых нельзя применить данную статью, например:

– если агент зарегистрировал данную ТМ не на предприятие, с которым заключали договор, а на себя, как на физическое лицо, или же на своего близкого родственника;

– если агент подал на регистрацию ТМ до даты подписания соглашения между ними;

– если вообще не было подписано соглашение, а была создана договоренность и т. п.

Как следствие, владелец знака опять остается не у дел, а проворный посредник при вышеперечисленных обстоятельствах – счастливый обладатель торговой марки на территории Украины.

3. Торговая марка зарегистрирована без разрешения владельца знака

При этом ТМ зарегистрирована в классе МКТУ, который не относится к деятельности иностранного владельца знака.
Украинский заявитель регистрирует ТМ для получения домена в зоне UA с целью продажи товаров иностранного владельца знака. Причем регистрирует он данную ТМ в любом из сорока пяти классов МКТУ.

На конкретном примере это выглядит так: украинский заявитель занимается продажей ручек «Big» через Интернет (для регистрации ТМ это будет 35 класс – «посредничество в продаже»), а торговую марку он регистрирует под услуги 37 класса: «строительство». Вопрос: зачем он регистрирует ТМ под несвойственные ему услуги? Как известно, тождественные торговые марки могут быть зарегистрированы в разных классах, если товары и/или услуги не являются смежными между собой. Поэтому причины зарегистрировать торговую марку в другом классе, нежели осуществляется деятельность, могут быть разные, одной из таких причин может быть зарегистрированная или поданная на регистрацию тождественная ТМ. Поэтому сугубо для получения домена в зоне UA украинский заявитель может зарегистрировать такую ТМ в другом классе.

В таком случае, когда иностранный заявитель приходит на рынок Украины и начинает регистрировать торговую марку в Украине на свое имя, он не может получить ни один из украинских доменов, потому как они все уже заняты. Для того, чтобы «законному владельцу» занять домен UA, необходимо:

– После получения свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг подавать в суд на владельца сайта (в данной статье не рассматриваются сложности, которые возникают при этом). И, в случае вынесения решения в его пользу, запрещать владельцу сайта big.ua размещать у себя на сайте продажу ручек.

– Что касается домена в зоне UA, то это также придется решать 2 путями: либо через покупку данной ТМ у украинского владельца (при этом украинские владельцы торговых марок не стесняются называть немалые суммы за продажу такой ТМ), либо ждать 3 года, чтобы досрочно прекратить действие свидетельства на ТМ BIG в 37 классе по неиспользованию (согласно абз. 1 п. 4. ст 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»: «Если знак не используется в Украине полностью или частично относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации ведомостей про выдачу свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично»).

Как Вы понимаете, досрочно прекратить действие свидетельства можно опять-таки ТОЛЬКО в судебном порядке.

4. Торговая марка зарегистрирована без разрешения владельца знака

При этом ТМ зарегистрирована в классе МКТУ, который относится к деятельности «законного владельца»
Это можно квалифицировать как самый «тяжелый случай». В данном случае украинец регистрирует ТМ иностранной компании под производство тех же товаров, какие на самом деле производит иностранная компания. Представьте, что американская компания выпускает у себя на рынке пылесосы, и когда эта компания выходит на рынок Украины, тут-то наш украинский владелец и начинает ставить «палки в колеса». Он может запрещать ввоз данных товаров через таможенную границу Украины, может запрещать продавать данные товары через розничные сети и т.п.

В этом случае предстоят опять-таки судебные тяжбы. Однако в этом случае не все так просто. Украинский владелец явно перед тем, как зарегистрировать такого рода знак под производство, понимал, зачем ему это нужно и какую прибыль он может с этого получить. Поэтому с таким «конкурентом» не просто справиться в суде.

Резюмируя, дадим общие рекомендации как для иностранных компаний, которые выходят на рынок Украины, так и для украинских заявителей, которые экспортируют, либо собираются это делать, свои товары или предоставляют услуги на рынках других стран:

1. регистрируйте торговые марки в тех странах, в которые планируете экспортировать свои товары и/или предоставлять услуги. Причем регистрируйте торговые марки на свою компанию либо на себя как на учредителя компании;

2. в случае, если вы работаете в других странах через посредников, необходимо четко прописать в договоре запрет агенту (дистрибутору) регистрировать ТМ на свое имя;

3. периодически осуществляйте мониторинг заявок на ТМ с целью выявления недобросовестных регистраций. Это никогда не будет пустой тратой времени и денег, так как бороться с нарушителями на стадии подачи заявки дешевле и проще, чем после того, как они зарегистрировали вашу ТМ на себя.